Werbung mit „Black Friday“ – Markenverletzung ja oder nein?

Und täglich (oder besser: jährlich) grüßt das Murmeltier….

In den USA steht Thanksgiving vor der Tür und damit auch die alljährlich wiederkehrenden „Black Friday“-Werbeaktionen verschiedenster Händler und Hersteller.

Wie auch schon seit einigen Jahren bekannt, ist es einer Firma aus Hongkong gelungen, eine deutsche Wortmarke „Black Friday“ für Waren der Klasse 9 sowie für Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 eintragen zu lassen.

Nachdem in den letzten Jahren aus dieser Wortmarke vereinzelt abgemahnt wurde, wurden zahlreiche Löschungsanträge gegen diese Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Im März 2018 hatte das Deutsche Patent- und Markenamt sodann auch die Löschung der gesamten Wortmarke angeordnet. Die Markeninhaberin hatte dagegen Beschwerde eingelegt.

Mit Beschluss vom 26.09.2019 hat das Bundespatentgericht (Az.: 30 W (pat) 26/18) die Löschung dieser Marke nur teilweise bestätigt. Das Bundespatentgericht sah kein generelles Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft nicht für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

Nach der Auffassung des Bundespatentgerichts sei im Jahre 2013, dem Zeitpunkt der Anmeldung der Marke, der Begriff „Black Friday“ für Rabattaktionen im Bereich des Handels mit Elektronik- und Elektrowaren bekannt gewesen, so dass allenfalls für diese Waren bzw. für Werbung dafür keine Unterscheidungskraft bestehe. Da die Marke allerdings für sehr allgemein für zahlreiche Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen war, wurde die Löschung dieser allgemein gehaltenen Begriffe insgesamt angeordnet, auch wenn in den Entscheidungsgründen des Urteils des Bundespatentgerichts speziell nur auf die fehlende Unterscheidungskraft in Bezug auf den Handel mit Elektronik- und Elektroware Bezug genommen wurde.

Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen hatte. Soweit bekannt, wurde auch Rehctsbeschwerde eingelegt.

Die Situation ist also unverändert:

Es ist noch nicht rechtskräftig entschieden, ob die Bezeichnung „Black Friday“ ganz oder jedenfalls teilweise markenschutzfähig ist oder nicht.

Wer also „Black Friday“ für Werbeaktionen nutzt, setzt sich also einer gewissen Gefahr einer Abmahnung und einer Markenverletzung aus.

Um das Risiko einer etwaigen Abmahnung bzw. Markenverletzung zu minimieren, bietet sich daher Folgendes an:

Einige Händler und Hersteller nutzen statt der Bezeichnung „Black Friday“ Begriffe, die sich daran anlehnen, wie z.B. „Black Sales“ oder ähnliches. Wer einen solchen, neu zusammengesetzten Begriff verwendet, könnte vom Markeninhaber nur dann in Anspruch genommen werden, wenn zwischen der Bezeichnung „Black Friday“ und z.B. „Black Sales“ Verwechslungsgefahr vorliegt. Für das Vorliegen einer solchen Verwechslungsgefahr spricht allerdings sehr wenig.

Wer nicht auf „Black Friday“ verzichten möchte, sollte jedenfalls diese Bezeichnung nicht schlagwortartig verwenden, sondern beschreibend auf den Tag Bezug nehmen, wie z.B. durch Slogans wie „Aktion zum Black Friday“ oder „Best Sales on Black Friday“ etc.

Auch dies minimiert das Risiko, weil man damit gute Argumente hat, um eine sog. markenmäßige Benutzung zu verneinen.

Wer eine „Black Friday“-Abmahnung erhält, sollte, wenn er diese nicht seinem Anwalt zur Beantwortung vorlegen möchte, zumindest eine Antwort an den Abmahner senden und darauf hinweisen, dass keine markenmäßige Benutzung vorliegt bzw. die Abmahnung rechtsmissbräuchlich ist.

Mir ist jedenfalls bis dato kein Fall bekannt, bei dem der Markeninhaber tatsächlich gerichtliche Schritte eingeleitet hatte.

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