Markenrecht

Neues zur Marke „Black Friday“

Wolfgang Riegger

In meiner Newsmeldung vom 23.11.2020 habe ich über eine Entscheidung des Bundespatentgerichts bezüglich der Löschung der Marke „Black Friday“ berichtet.

Der Betreiber der Webseite blackfriday.de hat zwischenzeitlich beim Landgericht Berlin gegen den Markeninhaber geklagt. Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 15.04.2021, Az.: 52 O 320/19, entschieden, dass die Marke „Black Friday“ für mehr als 900 Waren und Dienstleistungen mangels rechtserhaltender Benutzung gelöscht werden muss.

Lt. einer Meldung des Betreibers der Webseite blackfriday.de ist das Landgericht Berlin der Auffassung, dass der Markeninhaber diese Bezeichnung nicht markenmäßig, sondern lediglich rein beschreibend, nämlich zur Beschreibung einer entsprechenden Werbeaktion, benutzt hatte.

Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Sollten die – meiner Meinung nach auch zutreffenden – Entscheidungsgründe auch von höheren Instanzen bestätigt werden, so hätte der Streit um die Marke endlich ein gutes Ende gefunden.

Der Brexit und die Folgen für Unionsmarken

Wolfgang Riegger

Der Schutz der Unionsmarken erstreckt sich auf die gesamte EU. Noch ist Großbritannien Mitglied der EU. Ob, ab wann bzw. unter welchen Umständen sich dies ändert, ist weiterhin offen. Trotz der jüngsten Ereignisse ist es nicht auszuschließen, dass es am 31. Oktober 2019 zu einem „harten Brexit“ kommt und Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheidet.

Dabei stellt sich für Inhaber von Unionsmarken die Frage, was dann mit ihrer Unionsmarke in Großbritannien passiert.

Folgende Szenarien sind denkbar:

Es kommt doch noch zu einem Abkommen zwischen Großbritannien und der EU.

In dem zwischen der EU und Großbritannien bereits ausgehandelten, von der derzeitigen britischen Regierung aber nicht akzeptierten Austrittsabkommen sind die Folgen des Austritts für gewerbliche Schutzreche und damit auch für Unionsmarken geregelt. Das Abkommen sieht vor, dass die Unionsmarken ohne zusätzliche Gebühren in nationale britische Marken umgewandelt und dabei „geklont“ werden, so dass insbesondere auch der Prioritätstag der Unionsmarke für die dann künftige nationale britische Marke erhalten bleibt.

Im Falle eines „harten Brexits“ fehlt aber eine solche vertragliche Grundlage für die Überführung der Unionsmarken in eine britische Marke. Im schlimmsten Fall verliert der Inhaber einer Unionsmarke also seinen Markenschutz in Großbritannien.

Ob ein solcher „harter Brexit“ aber diese Folge haben wird, ist unklar.

Das Britische Intellectual Property Office (UKIPO) erklärt auf seiner Webseite, dass auch bei einem “harten Brexit” eine automatische Umwandlung der Unionsmarken in britische Marken erfolgen soll. Grundlage dafür sind so bezeichnete Technical Notices der britischen Regierung. In diesen Technical Notices erläutert die britische Regierung die Auswirkungen eines harten Brexits und welche Aspekte in bestimmten Bereichen zu beachten sind. In der entsprechenden Technical Notice für Marken- und Designrechte ist vorgesehen, dass bereits eingetragene Unionsmarken auch ohne Abkommen weiterhin in Großbritannien in der Form geschützt bleiben sollen, dass sie nahtlos in ein gleichwertiges nationales Schutzrecht übergehen. Dafür soll auch kein entsprechender Antrag des Rechteinhabers notwendig sein. Lediglich noch nicht erfolgreich abgeschlossene Unionsmarkenanmeldungen müssen innerhalb von neun Monaten nach dem Brexit gebührenpflichtig erneut beim UKIPO angemeldet werden, wenn entsprechender Markenschutz für Großbritannien erreicht werden soll. Die britische Regierung und folgend auch das UKIPO sehen also auch bei einem harten Brexit nicht automatisch den Verlust der Markenrechte in Großbritannien vor. Es soll auch dann ein automatischer und nahtloser Übergang in eine britische Marke erfolgen.

Da diese Technical Notices allerdings keinen Gesetzesrang haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass diese keine Anwendung finden bzw. geändert werden.

Eine hundertprozentige Sicherheit im Falle eines „harten Brexits“ gibt es also für Inhaber von Unionsmarken nicht.

Falls ein Unionsmarkeninhaber sich nicht auf die Technical Notices verlassen will, besteht die Möglichkeit, dass er bereits vor dem Brexit seinen Markenschutz (jedenfalls derzeit: zusätzlich) auf Großbritannien erweitert.

Die einfachste Möglichkeit wäre hier die Erstreckung der bereits eingetragenen Unionsmarke über WIPO als IR-Marke auf Großbritannien.

Wer noch nicht Inhaber einer IR-Marke, basieren auf der Unionsmarke, ist, kann eine entsprechende neue IR-Marke auf das Gebiet von Großbritannien erstrecken lassen. Für eine Wortmarke, die in einer Klasse eingetragen ist, fallen dafür Amtsgebühren in Höhe von CHF 880,00 an. Wer bereits schon Inhaber einer IR-Marke ist, die auf einer Unionsmarke basiert, kann diese IR-Marke zusätzlich auf Großbritannien erstrecken. Dafür fällt eine Amtsgebühr in Höhe von CHF 527,00 an.

Alternativ kann ein Unionsmarkeninhaber auch eine nationale britische Marke bei UKIPO beantragen. Dafür benötigt er allerdings eine Zustellungsadresse in Großbritannien, in aller Regel also einen dort ansässigen Rechtsanwalt.

Ein Inhaber einer Unionsmarke sollte sich also rechtzeitig vor dem 31. Oktober 2019 entscheiden, ob er darauf vertraut, dass Großbritannien entweder mit Abkommen aus der EU ausscheidet oder aber die Technical Notices der britischen Regierung auch im Falle eines harten Brexits eingreifen und nichts zu tun ist. Oder ob er sicherheitshalber die zusätzlichen Amtsgebühren aufwenden will, um seine Unionsmarke zusätzlich auf Großbritannien zu erstrecken.

BGH: Verwendung fremder Marken („ähnlich Swirl“) in vergleichender Werbung zulässig

Wolfgang Riegger

Der Bundesgerichtshof hat entschieden (Urteil vom 02.04.2015, Az.: I ZR 167/13), dass es zulässig ist, wenn im Internet Staubsaugerbeutel, die nicht vom Inhaber der bekannten Marke „Swirl“ stammen, dennoch mit der Angabe „ähnlich Swirl“ beworben werden. Vergleichbare Fragen stellen sich häufig in Bereichen, in denen Nachfüllprodukte oder Zubehör für bestimmte Markenprodukte angeboten und beworben wird (z.B. Tintenpatronen, etc.).

Gegenüber stehen sich einerseits die Interessen der meist bekannten und alteingesessenen etablierten „Original-Hersteller“ und andererseits die Interessen der Wettbewerber die hierzu passendere (meist günstigere) Alternativen anbieten, sowie der Verbraucher die Interesse an der billigeren Alternative haben können.

Die Angabe der Bezeichnung „ähnlich Swirl“ führt zwar dazu, dass das eigentlich fremde Konkurrenzprodukt dennoch in den Ergebnislisten der Suchmaschinen weit oben auftaucht. Somit finden gerade die Kunden das Konkurrenzprodukt, die eigentlich gezielt nach Original „Swirl“ Staubsaugerbeuteln suchen und evtl. sogar überhaupt nicht wissen, dass es auch passende Beutel anderer Hersteller gibt.

Der BGH hat diesen Effekt jedoch ausdrücklich gebilligt und entschieden, dass die Originalhersteller, vorliegend der Inhaber der Marke „Swirl“, dies hinnehmen müssen. Es liege eine zulässige vergleichbare Werbung vor. Hierbei sei es erlaubt und notwendig, das fremde Produkt beim Namen zu nennen und damit die fremde Marke zu benutzen. Besondere Merkmale, welche die vergleichende Werbung unlauter erscheinen lassen (z.B. Herabsetzung, unsachlicher Vergleich) liegen nicht vor. Eine Täuschung über die Herkunft scheidet ebenfalls aus, da durch die Bezeichnung „ähnlich …“ klargestellt sei, dass es sich nicht tatsächlich um Originalprodukte der verwendeten Marke handelt. Zwar mache sich der Werbende den guten Ruf der Marke „Swirl“ zu Nutzen. Auch dies sei aber im Interesse der Verbraucher hinzunehmen. Denn diese benötigen den Hinweis „Swirl“ bei ihrer Suche auch, um die vergleichbare Eignung der fremden Beutel zu erkennen. Es besteht ein legitimes Interesse der Verbraucher, die „Swirl“ Staubsaugerbeutel im Internet suchen, dann auch hierzu passende Angebote der Konkurrenz zu finden. Denn auf andere Weise finden die Verbraucher diese Alternativangebote ansonsten möglicherweise überhaupt nicht, so der BGH.

Aus wettbewerbsrechtlicher Sich lässt sich also gegen die vergleichende Werbung in dieser Weise nichts sagen. Im Rahnen einer solchen Werbung darf dann auch eine fremde Marke genannt werden. Ist die Werbung wettbewerbsrechtlich zulässig, kann ihr auch nicht aufgrund von Markenrecht entgegengetreten werden.

Zu beachten ist noch, dass sich die hier beschriebene Konstellation von den ebenfalls heiß diskutierten Fällen der Verwendung fremder Marken in den Keywords zur Suchmaschinenoptimierung unterscheidet. Hierbei hat sich folgende Rechtsprechung gefestigt: Bei AdWords-Werbung (also gebuchte und bezahlte Google-Anzeigen, die in einem separaten Ergebnisfeld über oder neben dem regulären Suchergebnissen erscheinen) dürfen fremde Marken angegeben werden, solange der fremde Markenbegriff sich nicht zudem im Text der Anzeige findet oder sonst eine nicht bestehende wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber vorgetäuscht wird. In den Keywords für Metatags, die zu einer Listung in den regulären Suchergebnissen der Suchmaschine führen können, dürfen fremde Marken hingegen nicht verwendet werden.

Tuningmaßnahmen bei Autos und die Verwendung der ursprünglichen Marke mit dem Zusatz des Tuning-Unternehmens zulässig

Wolfgang Riegger

Der BGH hat entschieden, dass es markenrechtlich zulässig ist, wenn ein Unternehmen, welches Tuningmaßnahmen bei Autos durchführt, die Marke des Autoherstellers gemeinsam mit dem Namen des Tuning-Unternehmens in der Werbung und bei Kaufangeboten nutzt (Urteil des BGH vom 12.03.2015, Az.: I ZR 147/13, -„Tuning“).

Im vorliegenden Fall ging es um getunte Porschefahrzeuge. Das Tuning-Unternehmen bewarb u.a. die getunten Porsche-Modelle mit dem Modellnamen und ihrer eigenen Marke „Techart“ wie folgt:

„Porsche 911 Turbo mit Techart GTstreet-Umbau“

Der BGH hielt die Angebote – anders als noch die Vorinstanz – markenrechtlich für zulässig.

Nach Auffassung des BGH greift hier die Schutzschranke des § 23 MarkenG zugunsten des Tuning-Unternehmens ein. In dem zweiten Leitsatz der Entscheidung heißt es:

„Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, dass den Anbietern von Tuningmaßnahmen im Interesse des freien Waren und Dienstleistungsverkehr grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, im Angebot der von ihnen umgebauten Fahrzeuge die Marke des Herstellers des Fahrzeugs zu nennen, das durch die Tuningmaßnahmen verändert worden ist. Dabei muss den Anbietern ein gewisser Spielraum verbleiben, um ihre Leistungen dem Verbraucher gegenüber angemessen zu präsentieren. Es ist weder erforderlich, dass jegliche Änderungen im Detail angegeben werden, noch muss der Anbieter ausdrücklich darauf hinweisen, dass die genannte Marke des Herstellers nur die Herkunft des Ursprungsprodukts bezeichnet und der Hersteller mit den Umbauten nichts zu tun hat.“

Auch wenn das Urteil einen Fall aus der Tuning-Branche für Autos betrifft, so können die Erwägungen des BGH auch für Unternehmen aus anderen Branchen, die Zusatzleistungen für fremde Produkte erbringen, übertragen werden. Eine gemeinsame Nennung der eigenen Marke mit der Marke des Herstellers des Originalprodukts ist zulässig, wenn sich die Art und Weise der Nennung im Rahmen hält und erkennbar ist, dass die veränderte Ware nicht vom Hersteller des Originalprodukts stammt.

EuG: Verwechslungsgefahr zwischen Marken SKYPE und SKY

Wolfgang Riegger

Das Gericht der EU hat bestätigt, dass zwischen den Wort- und Bildzeichen SKYPE und der Wortmarke SKY Verwechslungsgefahr besteht.

Die Pressemitteilung des EuG (Urteile in den Rechtssachen T-423/12, T-183/13, T184/13: Skype / OHMI – Sky und Sky IP International (skype)) im Volltext:

In den Jahren 2004 und 2005 meldete die Gesellschaft Skype beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Wort- und Bildzeichen SKYPE als Gemeinschaftsmarke für Waren im Bereich der Ausstattung von Audio- und Videogeräten, der Telefonie und der Fotografie sowie für IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software, der Einrichtung von Websites oder Website-Hosting an. Die Marke stellt sich wie folgt dar:

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In den Jahren 2005 und 2006 erhob die Gesellschaft British Sky Broadcasting Group, nunmehr Sky und Sky IP International, Widerspruch und machte geltend, dass Verwechslungsgefahr mit Ihrer im Jahr 2003 für die gleichen Waren und Dienstleistungen angemeldeten Gemeinschaftswortmarke SKY bestehe.

Mit Entscheidungen aus den Jahren 2012 und 2013 hat das HABM dem Widerspruch stattgegeben und entschieden, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen u.a. aufgrund ihrer bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit mittleren Grades Verwechslungsgefahr bestehe und dass die Voraussetzungen für die Feststellung einer Verringerung dieser Gefahr nicht vorlägen. Skype beantragt beim Gericht der Europäischen Union die Aufhebung dieser Entscheidungen.

Mit seinen Urteilen weist das Gericht die Klagen von Skype ab und bestätigt damit, dass zwischen den Wort- und Bildzeichen SKYPE und der Wortmarke SKY Verwechslungsgefahr besteht.

In Bezug auf die bildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen bestätigt das Gericht, dass der Vokal „y“ im Wort „skype“ nicht kürzer ausgesprochen wird als im Wort „sky“. Darüber hinaus bleibt das Wort „sky“, das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, im Wort „skype“ trotz dessen Zusammenschreibung klar erkennbar. Schließlich sind die relevanten Verkehrskreise ohne Weiteres in der Lage, den Bestandteil „sky“ im Wort „skype“ zu erkennen, auch wenn der verbleibende Bestandteil „pe“ keine eigenständige Bedeutung hat. Der Umstand, dass der Wortbestandteil „skype“ im angemeldeten Bildzeichen von einer Umrandung in Wolken- oder Sprechblasenform umgeben ist, stellt den mittleren Grad bildlicher, klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit nicht in Frage. In bildlicher Hinsicht beschränkt sich der Bildbestandteil auf die Hervorhebung des Wortbestandteils und wird daher nur als bloße Umrandung wahrgenommen. In klanglicher Hinsicht ist der Bildbestandteil in Form einer Umrandung nicht geeignet, einen klanglichen Eindruck zu erzeugen; dieser bleibt ausschließlich dem Wortbestandteil vorbehalten. Begrifflich lässt der Bildbestandteil allenfalls an eine Wolke denken, was geeignet wäre, die Wahrscheinlichkeit, dass im Wortbestandteil „skype“ das Element „sky“ erkannt wird, noch zu erhöhen, da sich Wolken „im Himmel“ befinden und daher leicht mit dem Wort „sky“ in Verbindung gebracht werden können.
In Bezug auf das Argument, die Unterscheidungskraft der Zeichen „skype“ sei aufgrund ihrer Bekanntheit in der Öffentlichkeit erhöht, stellt das Gericht fest, dass es sich bei dem Wort „skype“, selbst wenn es für die Erfassung der von der Gesellschaft Skype angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen eine eigenständige Bedeutung erlangt haben sollte, um einen allgemeinen und folglich beschreibenden Begriff für diese Art von Dienstleistungen handelt.

Schließlich bestätigt das Gericht, dass es nicht möglich ist, die friedliche Koexistenz der einander im Vereinigten Königreich gegenüberstehenden Zeichen als einen zur Verringerung der Verwechslungsgefahr geeigneten Faktor zu berücksichtigen, weil die Voraussetzungen dafür
nicht vorliegen. Die friedliche Koexistenz dieser Zeichen im Vereinigten Königreich betrifft nämlich nur eine isolierte und ganz spezifische Leistung (die Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsdienstleistungen) und ist daher nicht geeignet, die Verwechslungsgefahr für die zahlreichen anderen beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verringern. Darüber hinaus bestand diese Koexistenz nicht lange genug, um annehmen zu können, dass sie auf der fehlenden Verwechslungsgefahr in der Wahrnehmung der relevanten Verkehrskreise beruhte.

Fazit:

Bei der Beurteilung markenrechtlicher Verwechslungsgefahr sind viele Faktoren – Aussprache, Zeichenfolge, Bedeutungsgehalt, etc. – relevant.

Auch Zeichen, die dem allgemeinen Verkehr möglicherweise nicht direkt als ähnlich oder verwechslungsfähig erscheinen, können von den Gerichten durchaus als verwechslungsfähig im markenrechtlichen Sinne eingeordnet werden.

Es empfiehlt sich also stets, eine umfassende Recherche nach ähnlichen Marken und fachlich fundierte Bewertung der Ergebnisse.

Männlicher Vorname („SAM“) als Bekleidungsmarke

Wolfgang Riegger

Auch naheliegende Begriffe wie etwa weithin bekannte Vornamen können als Marken zum Beispiel für Bekleidung oder Schmuck geschützt sein. So ist unter anderem der männliche Vorname „SAM“ als deutsche Wortmarke für Waren der Klasse 25, unter anderem „Bekleidungsstücke“ geschützt.

Problematisch wird es dann für andere Wettbewerber, die Ihre Bekleidungsstücke zur Unterscheidung mit solchen Namen versehen und bewerben. Hierfür ist noch nicht einmal erforderlich, dass die Bezeichnung tatsächlich direkt auf das Bekleidungsstück aufgedruckt oder im Etikett ersichtlich ist. Schon das Angebot in einem Onlineshop unter der Benutzung eines solchen Namens genügt dann für eine Markenverletzung. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Urteil vom 04.12.2014, AZ: 6 U 141/14) hat entschieden, dass ein Onlinehändler, der im Internet Bekleidungsstücke unter der Bezeichnung „Wollmantel Sam“ oder „Wollblazer Sam“ angeboten hat, hierdurch Rechte an der Wortmarke „SAM“ verletzt.

Somit ist Vorsicht geboten, für Anbieter, die ihre möglicherweise neutralen Artikel zur Unterscheidung mit unterschiedlichen Namen versehen und auf diese Weise bewerben. Bevor solche Bezeichnungen, und sei es nur im Internet, gewählt und verwendet werden, sollte sorgfältig recherchiert werden, ob hierdurch nicht bestehende Markenrechte Dritte verletzt werden.